마드리드 국제출원 방식을 통해 출원한 미국 상표의 관리시 주의할 점에 대하여 살펴보고자 합니다.
미국은 사용주의 국가로서 등록 5~6년차, 9~10년차에 사용선언서와 함께 실사용 증거자료를 제출해야 상표의 효력이 유지됩니다. 마드리드 출원 방식을 통해 등록받은 미국 상표에도 동일한 법규정이 적용되므로 미국 자국등록증 발급 이후 등록일을 기산일로 하여 차기 사용선언서 및 증거자료 제출 기한을 철저히 관리해야 합니다.
특히 마드리드 출원 상표의 갱신시 국제사무국을 통한 지정국 일괄 갱신을 적시에 진행하더라도, 마드리드 갱신과는 별도로 미국 자국등록일로부터 10년차 기한 내 미국특허청에 사용선언서와 증거자료를 제출해야 하는 기한을 놓쳐서 상표가 무효 처리되는 경우를 주의해야 합니다. 국제사무국 및 미국특허청은 미국 사용선언서 제출 기한에 대하여 출원인에게 적절한 리마인더를 하지 않으며, 상표가 무효 처리되고 상당한 시간이 경과한 후 상표무효확정통지서를 발송하기 때문에 상당기간 상표의 취소 사실에 대한 인지를 하지 못하여 상표권 유지에 공백이 발생하는 사례가 적지 않을 것으로 예상됩니다. 이러한 마드리드 출원을 통한 미국 등록상표의 관리에 있어 국내 대리인의 관리 역량이 매우 중요합니다.
요컨대, 마드리드 국제출원을 통한 미국 상표 출원의 경우 등록 이후 관리할 기한은 자국 등록일로부터 5~6년차 사용선언서 및 증거자료 제출기한, 국제등록일로부터 10년차 국제사무국 갱신기한, 자국등록일로부터 9~10년차 사용선언서 및 증거자료 제출기한입니다. 사용선언서 및 사용증거자료는 반드시 미국 현지대리인을 선임하여 미국 특허청에 제출해야 합니다.
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