최근 아마존 브랜드 레지스터와 관련된 문의가 증가하고 있습니다. 특히나 정부의 수출바우처 제도를 활용하여 해외 판매를 원하는 기업들이 많이 궁금해하는 것 같습니다. 아마존 브랜드 레지스트리는 아마존에서 자체적으로 운영하는 제도이고 미국특허청과는 관계가 없습니다. 판매자가 미국에 등록 상표를 가지고 있는 경우, 이와 명확히 일치하는 브랜드를 아마존에 등록하여 마케팅을 강화할 수 있는 있는 제도이기에, 판매자들에게 매력적인 제도이지요. 코로나가 장기화되고 있습니다. 글로벌로 구매력이 가장 강한 플랫폼 중 하나인 아마존을 통한 마케팅을 강화하고 싶은 기업은 계속 많아지고 있습니다. 따라서, 아마존 브랜드 레지스트리의 요건 중 하나인 미국 등록 상표의 확보의 중요성이 점점 높아지고 있습니다.
< 출처: 아마존 홈페이지>
아마존 브랜드 레지스터가 가능하기 위해서는 미국에 반드시 등록 상표를 가지고 있어야 합니다. 그런데 미국은 대표적인 사용주의 국가로 등록주의를 취하는 대한민국과 다소 다른 상표 등록 절차를 거쳐야 합니다. 즉, 현실적으로 상표를 사용하고 있음을 증명하거나, 반드시 사용할 예정이라는 증명이 필요합니다. 미국은 대표적인 사용주의 국가로서 출원 시 아래와 같이, 4가지 경우에 근거해야 비로소 상표 등록을 받을 수 있습니다. 결론적으로 미국에서의 실사용 증명을 바로 진행하기 어려운 경우, 대한민국에서 우선심사로 빠르게 등록을 받은 이후, 한국에서 등록받은 상표를 미국에 출원하는 것을 추천드립니다. 그리고 반드시 한국과 미국에서 출원한 상표를 그대로 실사용하는 것이 좋습니다.
< 등록 상표의 필요성. 출처: 아마존 홈페이지>
첫번째. 1(a) Basis: Actual Use in Commerce
상표 출원 전 미국 내에서 상업적으로 해당 상표를 사용하고 있었을 때 본 규정에 근거하여 관련 증거자료를 제출하며 출원하여 등록을 받을 수 있습니다. 본 규정을 근거로 출원할 경우 출원일보다 앞선 실 사용일로부터 권리가 발생했음을 주장하는 데에 있어 유리하나, 사실에 근거하지 않은 자료가 제출되어 등록될 경우 기만적인 수단에 의한 출원을 근거로 취소 심판의 대상이 될 수 있으므로 주의해야 합니다.
두번째. 1(b) Basis: Intent-to-Use in Commerce
출원 이후 상표를 사용할 예정일 경우 근거로 할 수 있는 규정으로 등록 결정 이후 반드시 사용증거를 제출해야 합니다. 등록결정 시점에 실사용 하지 않을 경우 6개월씩 5회에 걸쳐 기간연장은 가능합니다. 따라서 본 규정으로 출원할 경우 등록결정까지의 심사기간을 고려하여 최장 36개월 내에 상표 사용을 할 계획이 있는지 사전에 확인해야 합니다. 출원 방식을 마드리드 국제출원으로 하여 미국을 지정할 경우 본 규정만 출원 가능하므로 다른 규정에 근거하여 출원을 희망할 경우 개별국 출원이 필요합니다. 참고로 마드리드 국제출원으로 미국을 지정할 경우 출원 시 사용선언서만 제출하고 실사용 증거는 제출하지 않습니다. 따라서 사용증거 제출이 어렵다면 마드리드 국제출원 방식을 고려하는 것이 좋습니다.
세번째. 44(d) Basis: Home Application
미국출원상표와 동일한 상표를 자국에서 6개월 내에 선출원 했을 경우 이를 우선권 주장하며 출원하는 방안입니다. 등록결정 이후 대한민국 상표가 등록된 사실에 대한 객관적 자료(상표등록원부 및 번역문)와 함께 제출하면 실사용 자료의 제출 의무가 면제되며 바로 등록 절차가 진행됩니다. 만약 대한민국 상표가 등록되지 않았다면 상기 첫번째 혹은 두번째로의 변경 절차가 필요합니다.
네번째. 44(e) Basis: Home Registration
미국출원상표와 동일한 상표가 대한민국에서 등록된 경우에 근거로 할 수 있는 규정입니다. 상기 첫번째나 두번째와 달리 대한민국 상표가 등록된 사실에 대한 객관적 자료(상표등록원부 및 번역문)와 함께 제출하면 상기 세번째와 마찬가지로 실사용 자료의 제출 의무가 면제되므로 미국 내에서 실사용 하지 않을 경우에 등록받기 위한 방안으로서 유리한 방안입니다.
미국 상표를 출원할 시에는 어떠한 규정을 근거로 출원하는 것이 유리할지 다각도로 고려해야 합니다. 상표의 실사용 현황 및 향후 사용 계획, 선출원/등록 유사상표의 존재 여부, 자국상표 출원 및 등록 여부 등에 대한 면밀한 검토가 필요합니다. 어찌되었건, 아마존 브랜드 레지스트리의 근거가 될 미국 상표 등록이 없다면, 실제로 사용할 상표를 신속하게 미국에 출원하시기 바랍니다. 특히 수출바우처 기업들에게 미국 출원은 정말 중요합니다. 참고로 미국에서의 상표 등록 가능성 조사와 출원 비용에 대한 주제도도 상당히 중요하기에 추후에 다루도록 하겠습니다.
[유의사항: 출원시 사용 근거 설정과 무관하게 등록 5~6년, 9~10년차 사용증거 제출 의무는 동일하게 발생합니다.]
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